Marchio

Il marchio è il segno distintivo che l’imprenditore (v.) può apporre sui prodotti che mette in commercio (art. 2569). Può essere apposto sul prodotto dallo stesso fabbricante (c.d. marchio di fabbrica) oppure da un semplice rivenditore (c.d. marchio di commercio), il quale non può sopprimere il marchio del produttore (art. 2572 c.c.). Il marchio può essere usato, oltre che da singoli imprenditori, da collettività di imprenditori appartenenti ad enti o associazioni costituite al fine di garantire l’origine, la natura e la qualità dei prodotti: è il c.d. marchio collettivo, previsto dall’art. 2570 c.c. e dall’art. 2 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, modificato dal d.l. n. 480 del 1992 e dal d.l. n. 198 del 1996; può essere usato per contraddistinguere, oltre che beni, anche attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità , costruzione, assicurazioni, credito, televisione ecc. (c.d. marchio di servizio, previsto dall’art. 3 l. 24 dicembre 1959, n. 1178, che gli estende, in quanto applicabili, le disposizioni legislative sui marchi in genere). Il marchio può essere emblematico, se è costituito da un’immagine (bidimensionale o tridimensionale) o denominativo, se costituito da un’espressione del linguaggio. In ogni caso, esso deve possedere una capacità distintiva: a) non deve consistere in un segno di uso generale; b) deve essere diverso dalla denominazione generica del prodotto; c) deve essere diverso dalle indicazioni descrittive del prodotto (ad es. la composizione chimica); d) deve essere diverso, quando si tratta di un marchio emblematico, da figure inscindibilmente connesse con l’utilità o la forma propria del prodotto (art. 18 r.d. n. 929 del 1942). Il mancato rispetto di queste disposizioni potrebbe alterare il principio della libera concorrenza (v. libertà , marchio di concorrenza): l’uso esclusivo, da parte di un imprenditore, della denominazione generica di un dato prodotto finirebbe con l’attribuirgli il monopolio (v.) di tale prodotto. Ciascun imprenditore ha diritto di valersi in modo esclusivo del marchio prescelto per i prodotti da lui fabbricati o posti in commercio o per i servizi da lui prestati. Egli può esercitare, nei confronti dei contraffattori: 1) un’azione inibitoria (v. azione, marchio inibitoria), diretta ad impedire la continuazione, da parte dei contraffattori, dell’uso del marchio; 2) un’azione di rimozione (v. azione, marchio di rimozione), volta alla distruzione delle parole o delle figure con le quali la contraffazione è stata commessa e, se necessario, i prodotti su cui il marchio è stato apposto; 3) un’azione di concorrenza sleale (v. azione, marchio di concorrenza sleale) e di risarcimento del danno che il titolare abbia subito in conseguenza della contraffazione. Il diritto all’uso esclusivo del marchio si può acquistare o conseguendo la registrazione del marchio oppure con l’uso del marchio da parte dell’imprenditore (v. marchio di fatto). Il marchio, anche non registrato, vale per il genere di prodotti o merci indicati nel brevetto (art. 4, comma 2o, r.d. n. 929 del 1942): esso vale anche per i prodotti affini, cioè per i prodotti destinati alla medesima clientela o diretti a soddisfare analoghi bisogni.

marchio celebre: è il marchio che ha acquistato grande notorietà tra il pubblico dei consumatori in relazione a beni o servizi di un determinato tipo. Il marchio marchio, che ha acquistato rinomanza sul mercato per una particolare categoria di prodotti o servizi, può venire utilizzato su licenza, per contraddistinguere prodotti di altro genere. L’art. 1 r.d. n. 929 del 1942, nel testo modificato dal d.l. n. 480 del 1992, in attuazione di direttiva comunitaria, come già prima la giurisprudenza, tutela il marchio marchio anche se utilizzato per prodotti merceologicamente diversi da quelli in rapporto ai quali ha acquistato la notorietà . Si ritiene che il forte valore simbolico del marchio marchio sia suscettibile di rendere affini prodotti di tipo diverso, quanto meno nell’ipotesi in cui esso sia stato usato per contraddistinguere una pluralità di prodotti: essa, pertanto, attribuisce azione di contraffazione (v azione, marchio di contraffazione) a tutela del marchio marchio, anche se utilizzato per altre categorie di prodotti o servizi rispetto a quelli che lo hanno reso celebre.

contraffazione, alterazione, uso indebito del marchio: l’art. 473 c.p. punisce chiunque contraffà o altera i marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti. Perche´ si abbia la contraffazione di un marchio è richiesta la sussistenza di un rapporto di comparazione con il marchio genuino nei suoi caratteri emblematici o denominativi e tale contraffazione si manifesta nelle riproduzioni, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. L’ipotesi di alterazione del marchio invece sussiste tutte le volte in cui il marchio contraffatto si presenta, nella sua espressione unitaria, come imitazione e controfigura di quello genuino. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo in esame, ai fini della configurabilità del delitto di falso in materia di marchi, è necessario che siano state rispettate tutte le norme poste dall’ordinamento interno o dalle convenzioni internazionali a protezione della proprietà industriale o intellettuale. La condanna, per le ipotesi di reato previste dall’art. 473 c.p., comporta come pena accessoria la pubblicazione della sentenza.

marchio debole: indica il marchio costituito da una parola risultante da una modificazione, anche se lieve, della denominazione generica del prodotto o di un’espressione di uso comune. Un simile marchio gode di una protezione molto limitata: esso è protetto solo nella misura in cui differisce dall’espressione di uso comune o dalla denominazione generica del prodotto.

marchio di fatto: è il marchio utilizzato, ma non registrato dall’imprenditore (v.). Esso gode di una protezione giuridica minore rispetto al marchio registrato: solo se esso abbia raggiunto attraverso l’uso, una notorietà estesa all’intero territorio nazionale, il suo uso potrà impedire che altri registri un marchio corrispondente, al quale mancherebbe il requisito della novità (v. novità del marchio). Se il marchio marchio gode di una notorietà soltanto locale, altri potrà registrare un marchio corrispondente, mentre chi ha fatto uso del marchio marchio potrà continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, ma solo nell’ambito in cui precedentemente lo utilizzava (v. preuso) (art. 2571 c.c.; artt. 9 e 17, comma 2o, r.d. n. 929 del 1942). Chi usa, per i propri prodotti, un marchio non registrato e privo di notorietà nazionale, è esposto al rischio che altri lo utilizzi per altre zone oppure ottenga la registrazione; egli non gode, per il proprio marchio, di alcuna protezione giuridica se intende estendere il mercato dei propri prodotti da un ambito locale ad un ambito più vasto.

esaurimento del marchio: per i prodotti marchiati, come per quelli coperti da brevetto per invenzione, può verificarsi il fenomeno delle importazioni parallele. Il produttore concede a determinati rivenditori l’esclusiva per la distribuzione del prodotto in dati paesi; ma altri rivenditori, acquistato il prodotto sul mercato, lo commercializzano in concorrenza con i rivenditori esclusivi. Ne´ costoro, ne´ il titolare del brevetto possono impedirglielo. A questo riguardo si parla di esaurimento del brevetto; chi ha acquistato un prodotto marchiato può rivenderlo senza alcuna autorizzazione del titolare del marchio.

marchio forte: è il marchio costituito da una parola diversa dalla denominazione generica del prodotto o da una espressione di uso comune. A differenza del marchio debole (v.), esso gode di un’estesa protezione giuridica, salvo che non sia avvenuta la volgarizzazione del marchio (v.).

marchio internazionale: è il marchio registrato presso l’Ufficio internazionale di Ginevra. Tale registrazione consente la protezione internazionale del marchio registrato, indipendentemente dalla già conseguita notorietà in tale ambito. La protezione giuridica del marchio in sede internazionale precede, anziche´ seguire, la notorietà dello stesso e permette agli imprenditori di effettuare ingenti investimenti di capitali nel lancio pubblicitario di nuovi prodotti o dei propri prodotti in nuovi mercati. Per il conseguimento del brevetto internazionale, occorre che il marchio sia registrato in ambito nazionale.

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchio falso: reato previsto dall’art. 474 c.p., che punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Anche per questa ipotesi delittuosa è necessario, ai fini della sussistenza del reato, che si tratti di marchi registrati. La condanna per il reato in esame prevede come pena accessoria la pubblicazione della condanna.

licenza di marchio: la giurisprudenza da tempo ammette la marchio marchio: il principio legislativo secondo il quale il marchio non può essere trasferito se non per l’uso di esso a titolo esclusivo aveva assunto questo significato, che l’imprenditore poteva concedere ad altri di usare il proprio marchio nei limiti di una determinata zona territoriale, mentre egli continuava ad usare il medesimo marchio in altre zone, con il rischio che i consumatori, ignorando questa delimitazione di zone, erano indotti a pensare che quel marchio contraddistinguesse, ovunque, i prodotti di un medesimo imprenditore. Si era poi fatto un ulteriore passo avanti: si era ritenuto sufficiente che il licenziante controllasse la qualità dei prodotti dei licenziatari, anche se l’uno e gli altri producevano per il medesimo mercato. La marchio marchio è ora legislativamente ammessa, in attuazione della direttiva comunitaria, dall’art. 2573, comma 1o, e dal nuovo testo dell’art. 15 r.d. n. 929 del 1942, il quale precisa che il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato; ma con il vincolo, per la licenza non esclusiva, che il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli del licenziante. Vale, in ogni caso, la clausola generale: dalla licenza, come dal trasferimento, non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Come impedire un simile inganno? Un mezzo idoneo resta ancora quel controllo del licenziante sulle qualità dei prodotti del licenziatario che da tempo si suole prevedere nei contratti di licenza. Una norma di legge in tal senso vige in diversi paesi europei; ed era stata recepita dall’art. 21 del progetto di regolamento sul marchio comunitario (25 novembre 1980), dove si legge che il titolare del marchio comunitario deve assicurarsi che la qualità dei beni prodotti e dei servizi forniti dal licenziatario sia identica a quella dei beni e servizi forniti dallo stesso titolare. Nel memorandum 6 luglio 1976, che precede la proposta, si ricorda che la possibilità di trasferire un marchio indipendentemente dal trasferimento della azienda industriale o commerciale o di una parte di essa risponde ad una esigenza economica ed è riconosciuta dagli ordinamenti di un numero crescente di paesi. Un tale riconoscimento è subordinato alla condizione che l’uso del marchio registrato non sia tale da ingannare il pubblico, apparendo pertanto indispensabile che, per tutelare l’interesse dell’utente contro l’uso di marchi decettivi, si ponga, come esplicita condizione alla validità del trasferimento, che l’uso del marchio registrato non sia destinato dal nuovo titolare ad ingannare il pubblico circa le qualità commerciali essenziali dei prodotti. Analoga preoccupazione, infine, viene espressa per quanto concerne la concessione di licenze, per la validità delle quali si ritiene necessario e sufficiente che il concedente eserciti, tramite il licenziatario, un controllo efficace sulla qualità del prodotto e sulle modalità d’uso del marchio.

marchio nei gruppi di società: è il fenomeno per cui una società controllata (v. società , marchio controllante) da una holding (v) utilizza il marchio di questa nella produzione dei propri beni o servizi, mentre la holding assume il diritto di impartire le istruzioni per la produzione e di controllare il prodotto finito o il servizio erogato. Anche in questo caso il marchio esercita la funzione, che gli è propria, di identificare l’imprenditore produttore di beni e servizi non già in rapporto alla società che opera quale materiale produttore, ma in rapporto alla società che, per preventive istruzioni impartite o per successivi controlli eseguiti, è in grado di garantire ai consumatori livelli qualitativi corrispondenti a quelli dei beni direttamente prodotti. L’art. 22 r.d. n. 929 del 1942, nel testo modificato in esecuzione della direttiva comunitaria, permette espressamente alla holding non produttrice di ottenere la registrazione di un marchio destinato ad essere usato per contraddistinguere i prodotti o servizi delle proprie controllate.

marchio nelle subforniture: è il caso di un subfornitore (v. subforniture) che produce componenti di un prodotto destinate ad essere contraddistinti dal marchio del committente (v.). Per la funzione che il marchio esercita in tal caso, v. marchio nei gruppi di società .

marchio non registrato: v. marchio di fatto.

novità del marchio: requisito del marchio consistente nella circostanza che esso deve essere diverso da parole e figure già note come marchi distintivi di prodotti dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri. Si può usare il proprio nome (v.) o ditta (v.) o insegna (v.) come marchio, ma non se corrisponde al marchio già usato da altri per prodotti dello stesso genere (art. 13 r.d. n. 929 del 1942).

preuso del marchio: v. marchio di fatto.

protezione del marchio non registrato: v. marchio di fatto.

trasferimento del marchio: la figura giuridica del marchio supplisce alla mancanza, in capo all’imprenditore, di un diritto alla utilizzazione esclusiva delle proprie iniziative: un marchio nominativo, in particolare, che sia molto reclamizzato, tende a trasformarsi, agli occhi dei consumatori, nel nome di un tipo di prodotto; esso finisce con l’attribuire al titolare del marchio una sorta di monopolio nella produzione o nel commercio di quel dato prodotto (fino a quando, tuttavia, non si sia verificato il fenomeno della volgarizzazione del marchio). Ciò fa comprendere come il marchio si presti ad essere considerato, al pari della ditta e dell’insegna, come un autonomo diritto (o bene immateriale), suscettibile di formare oggetto di negoziazione: il marchio usato per contraddistinguere un prodotto rinomato è , di per se stesso, garanzia di sicuri profitti; esso può, per questa sua autonoma capacità di attrarre clientela, raggiungere un considerevole valore di scambio. Ma anche qui, come in materia di ditta o di insegna, gli interessi degli imprenditori alla negoziazione del marchio sono in contrasto con le esigenze di protezione dei consumatori. Il c.c. aveva dettato, a protezione di questi ultimi, la norma dell’art. 2573, la cui formulazione originaria era la seguente: il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l’azienda o con un ramo particolare di questa. (ed il marchio marchio non richiede, una volta che si sia trasferita l’azienda, una espressa pattuizione: art. 2573, comma 2o). L’art. 15 r.d. n. 929 del 1942 poneva l’ulteriore condizione che il marchio marchio stesso avvenga per l’uso di esso a titolo esclusivo; si era voluto, in tal modo, evitare che l’imprenditore concedesse ad altri di usare il proprio marchio pur continuando egli stesso ad usarlo. Era poi stabilito che, in ogni caso, dal marchio marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico: norma che riguardava, piuttosto che le condizioni di validità del marchio marchio, le condizioni di suo del marchio trasferito, il quale non doveva essere usato per contraddistinguere prodotti di tipo diverso o di qualità diversa da quelli originariamente contraddistinti. Ramo particolare dell’azienda significa, se l’espressione viene presa alla lettera, stabilimento o negozio di vendita: funzione originaria della norma era, in effetti, di evitare che il trasferimento isolato del marchio spezzasse il nesso fra marchio e fonte produttiva, con conseguente inganno dei consumatori circa la provenienza dei prodotti. Ma l’espressione legislativa venne intesa in un senso molto più lato e, nel corso del tempo, con crescente genericità . Si è ritenuto sufficiente che l’acquirente del marchio venga posto in condizioni di mettere in commercio prodotti aventi caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti originari: sufficiente, in particolare, lo scambio di informazioni, di assistenza tecnica, di istruzioni, di formule, di modelli o disegni, di prodotti base, di procedimenti di fabbricazione, di tecnici, di materie prime ecc. (in una parola: la cessione della tecnologia o knowmarchiohow), ossia elementi giudicati idonei ad attribuire ai prodotti del cessionario del marchio le stesse, o sostanzialmente simili, caratteristiche del prodotto originale. Per la Cassazione era sufficiente che venisse ceduto, assieme al marchio, il diritto di fabbricare in esclusiva il prodotto cui il marchio si riferisce: per ramo particolare dell’azienda essa era giunta ad intendere anche la conoscenza della formula chimica segreta del prodotto. Questa inarrestabile tendenza è infine approdata alla direttiva comunitaria del 1988, attuata in Italia dal d.l. 480 del 1992, che modifica l’art. 2573, comma 1o, eliminando l’antico vincolo di marchio marchio e ammettendo che il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (così l’alienante può continuare ad usarlo per altra parte di propri prodotti). A tutela dei consumatori è rimasta una clausola generale: purche´ dal marchio marchio non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

uso esclusivo del marchio: v. trasferimento del marchio; licenza di marchio.

volgarizzazione del marchio: è il fenomeno per cui un marchio denominativo diventa nell’uso comune la denominazione generica del prodotto. La marchio marchio produce la decadenza del titolare dal diritto di utilizzazione esclusiva dello stesso (art. 41 n. 1 r.d. n. 929 del 1942).